発行日 ：平成22年 1月
発行NO：No24
発行    ：溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士　溝上哲也
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   【3】論説〜複数の請求項に係る訂正請求は請求項ごとに許否判断をすべきものとされた最高裁判例〜
１．事案の概要
  本件（最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決（平成19年(行ヒ)第318号・特許取消決定取消請求事件））は、発明の名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とする特許第3441182号（以下、本件特許という。）の特許権者である上告人が、本件特許に対する特許異議申立事件について特許庁がした取消決定の取り消しを求めた事案である。
  本件特許は、平成15年12月26日に設定登録後、請求項1〜4の全ての請求項について特許異議の申立てがされ（異議2003−73487号事件）、同事件係属中の平成17年12月7日、上告人は、平成15年改正前の特許法旧120条の4第2項の規定に基づき、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の訂正を請求した（以下、本件訂正という。）。本件訂正は、特許請求の範囲の請求項1を訂正する訂正事項ａ（特許請求の範囲の減縮）、同2を訂正する訂正事項ｂ（明りょうでない記載の釈明）、同3，4を訂正する訂正事項ｃ及びｄ（形式的な誤記の訂正）からなる。しかし、特許庁は、平成18年2月22日、上記特許異議申立事件につき、本件訂正は認められないとした上で、請求項1〜4に係る本件特許を取り消す旨の異議の決定（以下、本件決定という。）をした。本件決定は、要するに、請求項2についての訂正事項ｂは特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものでなく、また、特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから、訂正要件を満たさないと判断し、その余の訂正事項について判断するまでもなく、本件訂正請求全体について認められないと結論づけたものである。

  原審である知財高裁平成19年6月29日判決（平成18年(行ケ)第10314号・特許取消決定取消請求事件）は、次のとおり判断して、本件決定の判断を支持し、その取消しを求めた上告人の請求を棄却した。
  『本件決定は，訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことを理由に，他の訂正事項について判断することなく，本件訂正の全部を認めなかったものであるが，その判断に違法があるということはできない。すなわち，願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正の請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（最高裁昭和５３年（行ツ）第２７号，第２８号同５５年５月１日第一小法廷判決・民集３４巻３号４３１頁参照）。そして，この理は，いわゆる改善多項制（昭和６２年法律第２７号による改正後の特許法３６条５項が定める請求項の記載方法）の下でも同様に妥当するというべきである。本件訂正に係る訂正請求書をみても，複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しておらず，その訂正請求は一体不可分のものであったと解さざるを得ない。』
  そこで、上告人が本件上告受理の申立てをしたものである。

２．判示事項
(1) 主文
  １　原判決のうち，特許第３４４１１８２号の請求項１に係る特許の取消決定に関する部分を破棄する。
  ２　特許庁が異議２００３−７３４８７号事件について平成１８年２月２２日にした決定のうち，特許第３４４１１８２号の請求項１に係る特許を取り消した部分を取り消す。
  ３　上告人のその余の上告を棄却する。（以下、省略）

(2) 理由
  ア　特許法の基本構造
  『特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法１８５条のみなし規定のほか，特許法旧１１３条柱書き後段が「二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法１２３条１項柱書き後段も同趣旨）。』


  イ　争点に対する判断
  『このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。
  これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。

  被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。

  以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。』

  ウ　結論
  『・・・本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項１に係る訂正事項ａについて何ら検討することなく，訂正事項ａを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。』

３．考察

  現行法上、複数の請求項からなる特許権については、請求項ごとに無効審判の請求をすることができるが（特許法123条1項）、訂正請求の許否判断の在り方については明文の規定がない。従前、特許庁は、複数の請求項について訂正請求又は訂正審判の請求がされた場合、これらの請求を一体不可分に取り扱うことを原則とし、仮に、１つの請求項に係る訂正が訂正要件を満たさないと判断された場合は、他の請求項に係る訂正については必ずしも判断する必要がなく、訂正請求全体又は訂正審判請求全体について一括して不成立の結論を導くことができるという立場を取っていた。これに対し、裁判所は、本件の原審がそうであるように、最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決（＊１）等を根拠に特許庁と同じ立場を取る判決も見られる一方で、訂正請求を認容した特許庁の判断に違法があるとして無効審決を取り消す場合、訂正請求の対象となったすべての請求項について検討すべきとした判決（＊２）や、複数の請求項についての訂正を含む訂正審判の事案において請求項ごとに許否を判断すべきとされた判決（＊３）も一部存在し、判断が分かれていた。そうした状況の中で、本判決は、最高裁として初めてこの問題を取り上げ、「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべき」との判断を示したという点において、今後、特許庁における運用や裁判所における判断基準を統一する意味がある。ただ、本判決では、傍論ではあるが、複数の請求項について訂正を求める訂正審判に関しては、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえると判示されているので、訂正審判の場合は訂正請求とは異なる運用となるのかについては不透明であり、今後の判例に注目する必要がある。

  なお、本判決からはやや離れるが、現行法上、複数の請求項に関する審決について、何れか一つの請求項について審決取消訴訟が提起された場合、残りの請求項も未確定として扱うのか否かという審決の確定の時期及び範囲の問題や、訂正の認容について、何れか一つの請求項について変更の可能性が残っている限り、残りの請求項も未確定と扱うのか否かという訂正請求認容の確定の時期及び範囲の問題も、明文の規定がないため、議論となることがある。この点について、近年の知財高裁の判示は、請求項の単位で部分確定させるという流れになっているようである（＊４）。請求項の単位で部分確定を認める方が、争いのない部分については権利内容を早期に確定させることが可能となるため合理的ではあるが、そのように解釈して運用するのであれば、部分確定した請求項の内容をその都度早期に公示する制度が併せて確保されないと、特許権の内容について第三者が正確に把握できなくなるという問題がある。審決や訂正の部分確定の問題は、本判決で最高裁の判断が示された訂正請求の許否判断の在り方の点と併せて、法律改正で対応する必要があると思われる。

（H22.01作成：　弁理士　山本　進）

備考：
(*1)　最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決は、一部訂正を原則として否定した先例的判決であるが、昭和62年法律第27号により本格的な多項制となる改善多項制が導入される以前の判例であり、複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関して判断されたものである。そのため、本判決においても、最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決については、『その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。』と判示されている。

(*2)　東京高裁平成14年10月31日判決（判例時報1821号117頁）は、複数の請求項に対して訂正請求がされた特許無効審判において、特許庁が訂正を適法と認めた上で無効審判の請求を棄却したのに対し、東京高裁が訂正を認めた特許庁の判断が誤りであるとして審決を取り消した事案である。同判決では、『本件特許は，いわゆる改善多項制下での出願に係るものであり，本件訂正は，本件無効審判手続における訂正請求であって，訂正が不適法であった場合に当該訂正を特許の無効理由とし，この場合も含め，審判で請求項ごとに無効の判断がされるようになった制度下における訂正請求である。・・・本件訂正請求は，それぞれ請求項ごとに別個独立のものとして理解し得るものであり，本件において請求項ごとに訂正の許否を判断するのに特段の支障は認められない。以上のような事情に照らせば，本件訂正請求の許否の判断は，請求項ごとにすべきものと解するのが相当である。』と説示され、訂正請求の対象となった全部の請求項について検討の上、すべてを違法であると判断して審決が取り消されている。

(*3)　知財高裁平成20年2月12日判決（判例時報1999号115頁）は、審決取消訴訟において、2以上の請求項を対象とする訂正審判請求における訂正の許否の判断は請求項ごとにすべきものと判示された事例である。同判決では、『改善多項制導入後の特許法の下では，２以上の請求項を対象とする訂正審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟においては，訂正審判請求の内容が，訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである場合には，請求項ごとに，これに対応する審決部分について，これを取り消すべきかどうかを判断し得るものと解するのが相当である。けだし，前記のとおり，特許法が２以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができるものとしていること（特許法１２３条１項柱書）に照らせば，２以上の請求項を対象として請求された無効審判における訂正請求については，各請求項を対象とする無効審判請求に対応する防御手段として，特許権者は，請求項ごとに訂正請求をすることができ，審判合議体は，請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものというべきであり，この理は，２以上の請求項を対象としてされた訂正審判請求においても，請求人の求める訂正審判請求の趣旨が，その内容に照らして訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである限り，同様に妥当するものと解するのが相当だからである。』と判断されている。

(*4)　知財高裁平成19年6月20日決定（判例時報1997号119頁）は、２以上の請求項に係る特許に対する無効審判において、訂正請求を認めた上で、一部の請求項について特許を無効とし、残りの請求項について無効請求を不成立とする審決がされた事案であるが、審決が無効不成立とした請求項に係る部分については取消訴訟が提起されなかったため、審決が認めた訂正の帰趨が問題となったケースである。この場合、特許法181条2項の規定による審決の取消しの決定により、審決が特許無効とした請求項に係る部分が取り消されて審判手続が再開されたときに、同法134条の2第4項に規定する訂正請求のみなし取下げとの関係で、審決において認められた訂正のうち無効不成立とされた請求項に関する部分については、訂正が確定したものと解するのか、あるいは同項の規定により取り下げられたものと解するのかが問題となったが、同決定は、『２以上の請求項に係る無効審判請求においては，無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり，個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが，無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると，無効審判の審決において認められた訂正の効力についても，個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。そして，特許法１３４条の２第４項のいわゆるみなし取下げの規定は，平成１５年法律第４７号による改正により導入されたものであるが，上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから，その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。』と判断し、訂正の効力が請求項ごとに生じ部分確定する旨を説示している。

→【1】種苗法に関連する裁判例について
→【2】論説：「平時」のマンション管理と「戦時」のマンション管理
→【4】論説：他人の氏名・名称を含む商標をめぐる裁判について
→【5】記事のコーナー ：本当は使える「実用的」な実用新案
→【6】記事のコーナー ：２００９年中で、旅行・ドライブのＮｏ．１をご紹介ください
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