溝上法律特許事務所＜大阪＞小売業の商標のサービスマークとしての保護について

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	発行日：平成18年 1月発行NO：No16 発行：溝上法律特許事務所弁護士・弁理士　溝上哲也
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【3】論説～小売業の商標のサービスマークとしての保護について～

１．現行法における問題

  商標法において、「役務」とは、「他人のためにする労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの」と解されています(1)。そのため、百貨店などの小売業において提供されるサービスは、売場の設計や商品の選択若しくは展示方法などが顧客に対する便益の提供という一面を有していたり、また、店員による接客サービスも、それ自体としては顧客に対する労務又は便益の提供に当たる可能性がありますが、これらは市場において独立して取引の対象となり得るものでないため、商標法にいう「役務」には該当しないと判断され(2)、小売業者が自他識別のために広告や包装用紙などに使用している商標をサービスマークとして登録することは認められていないのが現状です（シャディ事件(3)やエスプリ事件(4)の東京高裁判決も同旨）。

  従って、現行の商標法の下では、小売業者が自己の商標を商標登録して十分な保護を得るためには、取り扱う商品の全てについて商品商標として登録する必要があります。すなわち、商標法２条１項では、「商標」の定義を、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」（第１号）、「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）」（第２号）としているところ、第１号の「譲渡」は、文理上、生産者から消費者への直接的な移転のみならず、生産者から卸業者への移転や、卸業者から小売業者への移転及び小売業者から最終消費者への移転のすべてが包含されるものと解されることから、小売業の商標は、第１号の業として商品を「譲渡」する者がその商品について使用するものとして捉えられてきました。

  しかし、商標の出願と登録及び更新に要するコストは、商品区分の数に応じて増加するため、特に、多区分に亘る多様な商品を取り扱う小売業者においては、商標権の取得と維持に多大なコストがかかるという問題があります(5)。また、ある商品の生産や販売を行う事業者がすでに商品商標を登録している場合、多様な商品を取り扱う小売業者は当該商標と同一又は類似の商標を商品商標として登録することができず、商標選択の自由を制限しているという問題もあります。さらに、流通産業の発達により、個性的な商品の品揃えや独自の販売形態にブランドとしての付加価値や顧客吸引力が備わってきていると考えられる例えば通信販売やコンビニエンスストアなどの小売業(6)の商標を正面から捉えて保護していないという問題もあると言えます(7)。

２．国際的な制度調和

ニース協定の国際分類は、同盟国の取扱いを拘束するものではありませんが（ニース協定２条(1)）、２００７年１月１日に発効するニース協定の国際分類第９版では、第３５類の注釈として「この類には、特に、次のサービスを含む。」との項に「他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を除く）顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売店、卸売店、カタログの郵便による注文、又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。」（下線が第８版から追加された部分）が加えられることが決定されています(8)。また、すでに米国、英国などにおいては、小売業の商標をサービスマークとして保護することが認められています(9)。よって、国際的な制度調和の観点からも、小売業による購入の便宜の提供を独立した「役務」と認め、サービスマークとして保護を行うことが適切と考えられます。

３．商標制度小委員会における検討について

  こうしたことから、現在、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会では、小売業の商標をサービスマークとして保護することの是非について検討が行われています(10)。現在のところ、基本的な方向性については異論がなく、例えば多様な商品を取り扱う総合小売業の商標については、役務の区分の第３５類に含まれるものとして、「他人のための各種商品の品揃えその他の購入の便宜の提供」を役務として認める方向で検討が進められています。但し、具体的な実施にあたって、どの範囲までの小売業の商標をサービスマークとして認めるか、小売業の商標と他の商品商標又はサービスマークとの類似や出所の混同のおそれをどのように審査するかなどの点について、更に検討が必要であることが報告されています。

ａ）どの範囲までの小売業の商標をサービスマークとして認めるか
  多様な商品を取り扱う総合小売業の商標については、市場において特定の商品を生産するメーカーやその販売業者と競業関係に立つことは少なく、多様な商品を取り扱う同じ業態の他の総合小売業者と区別するための商標として、サービスマークとしての保護の必要性が高いと考えられます。　一方、特定の商品を取り扱う小売業者については、当該商品について価格面や品質面で豊富な品揃えをして総合小売業者と同様に独立した「役務」を提供しているものと解する余地もあるとの指摘もありますが、その特定の商品との間で出所の混同を生じる可能性が総合小売業と比較して高いと考えられます。そのため、特定の商品を取り扱う小売業の商標については、現行法において商品商標として適切な保護が図られており、また、商標選択の自由に対する制約も総合小売業者と比較して少ないので法改正の必要はないのではないか、といった議論がなされています。

ｂ）審査におけるクロスサーチ（類否審査）について
  総合小売業の商標をサービスマークとして保護することになった場合は、総合小売に係るサービスマークと商品商標との間でのクロスサーチは行わないことが適切であるという方向で検討が行われています。なぜなら、総合小売業の商標は、多様な商品を取り扱い、各種商品の購入の便宜の提供というサービス自体に経済的価値を有し、こうしたサービスを提供する業者を識別するためのマークであるため、特定の商品に係る商品商標とは出所の混同を生ずるおそれが少ないと考えられるからです。なお、現時点では、総合小売業に係るサービスマーク同士については、業態の相違にかかわらず、相互に類似するものとして扱うことが適切であるという方向で議論されています。

４．まとめ

ニース協定の国際分類第９版が２００７年１月に発効することもあり、基本的には法改正又は運用改正の方向で議論が進められていますが、総合小売業に限って保護するのか、特定の商品を取り扱う小売業者も含めるのかの点はまだ流動的のようです。混乱を避ける観点から、おそらくすべての小売業が対象となることはないように予測されますが、区別して考えるとすれば、実務的には、サービスマークとして保護を受け得るレベルの総合小売か、単に商品を販売している小売かの線引きは難しいケースもあると思われます。
現状でも、総合小売業者の商標が周知性を獲得している場合は、類似の商標を同業者が使用して営業の混同が生じれば、不正競争防止法２条１項１号による差止請求等は可能ですが、商標法で小売業の商標を保護していくということであれば、不正競争防止法では保護されない規模の小売業の商標でも、個性的な商品の品揃えや独自の販売形態を採用していればサービスマークとして保護が受けられるような方向で検討が進められることが望ましいと考えます。

備　考

(1)	特許庁編「工業所有権法逐条解説」第１６版第1045頁参照。
(2)	他に商標法上の「役務」に該当しない例としては、ピザの宅配などの購入した商品の配送、ホテル業者によるバスの送迎などが挙げられる。これらは商品の販売又は役務の提供に付随して提供されるサービスであり、独立して対価を得て取引されるサービスではないからである。また、自社商品の広告や自社の社員に対する教育なども、商標法上の「役務」に該当しない。これらは他人のためにする便益又は労務ではないからである。
(3)	「シャディ」の文字を横書きしてなり、指定役務を第４２類「多数の商品を掲載したカタログを不特定多数人に頒布し、家庭にいながら商品選択の機会を与えるサービス」として出願された商標の拒絶査定不服審判において、特許庁が法上の役務に該当しないとして請求を棄却したため、出願人がその特許庁の審決の取消を求めた事件（H12.8.29東京高裁平成11 年（行ケ）390 号商標審決取消請求事件）である。東京高裁は、『商品の譲渡に伴い、付随的に行われるサービスは、それが、それ自体のみに着目すれば、他人のためにする労務又は便益に当たるとしても、市場において独立した取引の対象となっていると認められない限り、商標法にいう「役務」には該当しないものと解するのが相当である。』と判示し、原告の請求を棄却している。
(4)	「ＥＳＰＲＩＴ」の欧文字を横書きしてなり、指定役務を第３５類「化粧品・香水類・石けん類・トイレ用品・めがねフレーム・サングラス・日覆い・宝玉・時計・紙類・紙製品・印刷物・刊行物・書籍・ノートブック・スケジュール帳・住所録・筆記製図用具及びその製品・文房具・キャリングケース・かばん・旅行かばん・かさ・ハンドバッグ・がま口・ベルト・財布・家具・額縁・家庭用小物及び容器・ガラス器・皿・カップ・マグカップ・椀・鉢・石けん入れ・灰皿・くし・スポンジ・歯ブラシを含むブラシ類（絵筆を除く）・ヘアブラシ・メーキャップ用ブラシ・陶磁器製家庭用品・テーブルクロス・ベッドカバー・敷布及び枕カバーを含む寝具類・タオル・ふきん・布製家庭用品・履物及びかぶり物を含む男性用及び女性用及び子供用被服・ゲーム・おもちゃに関連する小売り」として出願された商標の拒絶査定不服審判において、特許庁が法上の役務に該当しないとして請求を棄却したため、出願人がその特許庁の審決の取消を求めた事件（H13.1.31東京高裁平成12 年（行ケ）105 号商標審決取消請求事件）である。東京高裁は、「商品本体の価格とは別に対価が支払われることのないものである以上、サービス自体が独立して取引の対象となっているものとはいえない。」として、「小売において提供される原告主張のような付随サービスは、独立して市場において取引の対象となり得るものではないというべきである。」と判示して、原告の請求を棄却している。
(5)	商標出願の印紙代は 6,000円 +（区分の数×15,000円）、商標権の設定登録時の印紙代は１０年一括納付の場合で 66,000円×区分数、商標権の更新登録申請時の印紙代は１０年一括の場合で 151,000円×区分数となっている。代理人手数料は事務所によって異なるが、区分による加算を設けているケースが多いようである。
(6)	例えば、カタログやインターネットによる通信販売などでは多様な商品の品揃えが便宜性の高いシステムを通じて提供されている。また、コンビニエンスストアにおいては独自の流通システムが構築され、消費者の生活に近い場所で多様な商品の品揃えが提供されている。
(7)	商標に化体した事業者の信用を保護するとの商標法の目的からは、多様な商品を取り扱う小売業の商標を個別の商品の譲渡として位置づけ、複数の商品商標によって保護することは必ずしも適切な保護ではないと考えられる。なぜなら、これらの小売業者が市場において競業関係に立つのは、特定の商品を生産するメーカーやその販売業者ではなく、同様の業態で多様な商品を提供する他の小売業者であり、これらの小売業者の信用を保護するという観点からは、様々な商品の選別、品揃え等を提供すること自体を「役務」として保護することが必要と考えられるからである。
(8)	注釈の原文は次のとおりである。“This class includes, in particular: -the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, e.g., through web sites or television shopping programmes.”
(9)	小売業の商標の各国の取扱いの詳細は、平成１５年１０月２０日に開催された「産業構造審議会知的財産政策部会第４回商標制度小委員会」において配付された「参考資料」の１～２頁に分かり易くまとめられている。
(10)	平成１７年１１月１８日に開催された「産業構造審議会知的財産政策部会第１４回商標制度小委員会」において配布された「参考資料１」の４～８頁に現在議論されている法改正又は運用改正の方向性がまとめられている。

（H18.1作成：　弁理士　山本　進）

→【1】論説：メタタグにおける他社商標の使用と商標権侵害
→【2】論説：新聞の「見出し」と著作権法、不正競争防止法、不正行為性について
→【4】記事のコーナー：職務発明規定の見直しについて（平成１６年　特許法等の一部改正）
→【5】記事のコーナー：インターネット出願について
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