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【4】記事のコーナー：〜自社実施の技術に対する特許侵害の積極的防衛策について
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本稿では、自社の技術を実施することが、他社の特許出願又は特許権の存在によって妨げられるような場合、対象となる特許出願が後に権利化されることを「阻止」したり、時期的制限はあるものの設定登録がなされた特許権を「取り消す」ことで、防衛することについて説明します。「阻止」や「取り消し」とは言っても、対象となる特許出願を「必ず」拒絶に追い込むことができるわけではなく、また、設定登録がなされた特許権が「必ず」取り消されるわけではなく、ご紹介する制度を活用したとしても必ずしも自社技術の実施についての防衛が図られるわけではありませんが、手立てとして知っておくことで、傍観しているよりは望ましい結果が得えられる可能性が高くなります。
なお、以下においては、特許出願人や特許権者から見た第三者、すなわち出願人ではない者、特許権者ではない者の目線で説明します。
まず、本稿のまとめを先に述べると、やはり障害となる芽は早いうちに摘むことが最善と考えます。すなわち、自社の技術を実施する前、企画会議や雑談、どの時点でも構わないのですが、特許庁の無料調査サイト「J-PlatPat」を用いたり、特許事務所等に調査を依頼して、先行する出願について調査しておき、自社の技術を実施するにあたって障害となる出願の目星をつけておき、経過観察によっても真に障害となるようなら、情報提供をすることをお勧めします。
経過観察をするのは、その出願について審査請求が未了（出願の日から三年経過）であれば取下擬制：取り下げられたものとみなされて、特許権が後に発生することがないから情報提供を行う必要がなくなるからです。審査請求があった出願について情報提供を行うべきであるのは、拒絶にならず、特許権が付与されたとしても、情報提供によって特許請求の範囲の減縮化が図られ、自社の技術と重複する部分が外れる可能性があるからです。情報提供のコストは、異議申立や（利害関係がある場合の）無効審判の手続きを取るよりはるかに低く、また情報提供資料が採用されようがされまいが審査において審査官自体も特許性について点検を行うので、注意喚起という程度であっても拒絶理由の構成に与える効果がある反面、情報提供した者が誰であるか出願人に知られることもないからです。
（１）特許出願、特許権の存在を知るタイミング
特許出願や特許権の存在を知るタイミング、すなわち特許出願や特許権を第三者が知ることができるタイミングは、次のとおりです。このタイミングがいつかで利用する制度が異なります。
・特許出願がされて出願の日より１年６月後に公開されると第三者はその出願の存在を知ることができます。
→「情報提供制度」（積極的利用）
・登録公報が発行されると第三者はその特許権の存在を知ることができます。
→「異議申立制度」 ※「情報提供制度」（消極的利用）
・また、その特許権の利害関係にある者は、例えば特許権者からの警告を受けた場合にその特許権の存在を知ることが、あるいは例えば自己の実施の妨げとなる権利確認調査をすることでその特許権の存在を知ることがあります。
→「無効審判」
１：「情報提供制度」
（出典・詳細）
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/all.pdf
※文中の『』太字は上記出典からの抜粋
（概要）
『審査の迅速性及び的確性の向上のため、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、情報提供を広く受け付けることとしています（特許法施行規則第13条の2）』。
制度自体の概要説明としては『審査の』という名目ですが、これは実質的な審査の助けとする側面と、『第三者』の知り得るいわゆる当業者の技術的水準を情報提供を用いて審査官に伝えて、適正な審査（ここで言う適正な審査とは第三者から見てその特許出願を拒絶する意味）を期待するという側面もあります。
（１）情報提供ができる時期
『特許出願・実用新案登録出願がなされた後は、特許付与後・実用新案登録後であるかにかかわらず、いつでも情報を提供することができる』。
（特許付与後の情報提供について）：特許法施行規則第１３条の３
上記のとおり、情報提供は、特許出願中もできるし、特許付与後でもできる、とありますが、特許付与後に情報提供を行う場合は（特許法施行規則第１３条の３）、一旦は特許権が付与された後であるため、（意味のある）情報提供をしたからといって、付与後になされた情報提供に起因して特許庁がその特許権を無効とすることはありません。情報提供がなされることで、特許権者は訂正審判の検討に、（現行法では）第三者の異議申立、利害関係人の無効審判の検討に、それぞれ活用することができると解説されています。この意味で本稿では、「消極的利用」として位置付けています。以下、この特許付与後に行う情報提供については、本稿の意図している「積極的な」という点で異なるので詳細な説明は割愛します。
（出願中の情報提供）：特許法施行規則第１３条の２
以上のとおり、情報提供は、特許付与後でもできるので、出願後であれば結局「いつでも」できるという解釈ができますが、本稿、特に特許法施行規則第１３条の２の出願中の情報提供に関しては、当該規定どおり『ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなったときは、この限りでない。』という時期的制限があります。なお、旧規定にあった審査請求後、最初の拒絶理由通知が発せられるまでという制限は「撤廃」されています。
特許出願が特許庁に継続しなくなったとは、『例えば、拒絶査定が確定した特許出願、放棄され、取り下げられ、若しくは却下された特許出願又は既に特許権の設定登録がされた特許出願』を意味します。※特許権の設定登録がされた特許出願に対する情報提供は、特許法施行規則第１３条の２ではなく、同第１３条の３による情報提供を行います。
（２）情報提供ができる者
『何人も情報提供をすることができる。なお、【提出者】の欄における氏名等の記入を省略してもよい。ただし、その場合は【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載する(特許法施行規則様式第２０備考 ４参照)。』
誰でもできます。また、提出書の書式の所定欄の記入を省略することができるとありますので、要するに匿名での提出も可能ということになります。
（３）提出することができる情報
『(1)対象出願の請求項に係る発明が、特許法第２９条第１項各号(新規性)の規定により特許を受けることができない旨の情報(頒布刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった情報に係るものに加え、公知発明又は公用発明に基づくものを含む)
(2)対象出願の請求項に係る発明が、特許法第２９条第２項(進歩性)の規定により特許を受けることができない旨の情報
(3)対象出願の請求項に係る発明が、特許法第２９条の２(拡大先願)の規定により特許を受けることができない旨の情報
(4)対象出願の請求項に係る発明が、特許法第３９条第１項から同条第４項まで(先願)の規定により特許を受けることができない旨の情報
(5)対象出願の請求項に係る発明が、特許法第２９条第１項柱書の発明でない又は産業上利用できる発明でない旨の情報
(6)対象出願が、特許法第３６条第４項又は同条第６項に規定する記載要件を満たしていない旨の情報(ただし、同条第６項第４号に係るものは除かれる)
(7)対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正が、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない(新規事項を含んでいる)旨の情報(ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願等(特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。以下同じ。)における翻訳文新規事項に係るものは含まれない)
(8)外国語書面出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない(原文新規事項を含んでいる)旨の情報
(9)外国語特許出願等の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、国際出願日等(みなし国際出願日を含む。)における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない(外国語特許出願等が原文新規事項を含んでいる)旨の情報』
列記しましたが、大まかに言えば、対象とする特許請求の範囲に記載された発明について、対象とする特許出願の「出願日より前」の、同じ内容が記載されている刊行物とか、部分的に別々に記載されている刊行物とか、を知っているのであれば、それらを提出します。
（４）提出できる形態
『情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。提出できる「書類」には、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しのほか、実験報告書等の証明書類等が含まれる。』
書面審査が基本ですので、「書類」（簡単に言えば紙媒体）に該当しないものは受け付けてもらえません。逆に言えば、インターネット上の情報であっても、書類化すればそれは書類として受け付けてもらえます。つまり、インターネット等の電子的技術情報の内容を「プリントアウト」して提出することもできるということです。ただし、プリントアウトしたインターネットの書類には、その情報の内容はもちろん、その情報の掲載日時の表示とともに、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問合せ先を含む必要があるとされてます。
（５）印紙代
印紙代は不要です。ただし、特許事務所等で作業代行を依頼すると、先行技術調査手数料や書類作成及び提出手数料が必要となる場合があります。
２：「異議申立制度」
（出典・詳細）
・https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf
※文中の『』太字は上記出典からの抜粋
（概要）
『特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度である。』※（H27/04/01以降に特許掲載公報の発行された特許が対象）
この制度自体は、Ｈ２６年法で新規に登場した制度ではなく、以前に存在していましたが、一旦姿を消して無効審判と一体化された後、再登場したという経緯があります。
簡単に言えば、特許公報を見た第三者から審査の適正について広く意見を求めるというもので、審査官の審査結果たる特許付与について異議があれば、その旨申し立てて下さいというものです。先の情報提供との関係で言うと、知らない間に特許になってしまったので、積極的に対象出願の特許化を阻止する手立てとしての情報提供制度（特許法施行規則第１３条の２）はもはや使えない場合に、次に使う手立てとなります。
（１）異議申立ができる時期
『特許掲載公報発行の日から６月以内に限られる（特§113柱書）。二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。』
限られた期間内と言えますが、第三者にとって、この期間が長い（妥当）と感じる場合は、おそらくは出願中から対象出願についてマークしていて、あるいは情報提供も行ったものの決めてに欠いて特許権が付与されてしまったため、リベンジを果たすために準備しているような状況なのかも知れません。一方、短いと感じる場合は、前記と逆に寝耳に水的で何の気なく調査してみたら発見したような状況なのかも知れません（勝手な推測ですが…）。いずれにしても、自社の技術については、実施前に或いは企画・開発のどこかのタイミングで調査をしておくことが無難です。
（２）異議申立ができる者
『「何人も」、特許庁長官に対して特許異議の申立てをすることができる（特§113）。具体的には、@自然人、A法人、B法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもの（特§6@二）である。』
情報提供と同じく誰でも異議申立ができますが、情報提供が「匿名可」であるのに対して異議申立では「匿名不可」であることには注意が必要です。ただし、異議申立人としていわゆるダミー（名前貸ししてくれる者）を立てることは可能と解されています。
（３）異議申立の内容
『特許法第113条第1号
新規事項違反（外国語書面出願を除く、特§17の2B）
特許法第113条第2号
外国人の権利享有違反（特§25）
特許要件違反（特§29、29の 2）
不特許事由違反（特§32）
先願違反（特§39@ないしC）
特許法第113条第3号
条約違反
特許法第113条第4号
記載要件違反（特§36C一、E（四号を除く））
特許法第113条第5号
外国語書面出願の原文新規事項違反』
簡単に把握するとすれば、公益的事由に限られ、さらに言うと上記情報提供と同じ内容を異議理由としてよく、実務上は、やはり新規性や進歩性、新規事項追加を異議理由とすることが多いような気がします。
（４）審理方式
情報提供と同様に、書面で示すことのできる異議申立内容を提出します（書面審理）。
（５）印紙代
『特許異議の申立てに要する費用は、1万6500円に1請求項につき2400円を加えた額である（特§195A、特許法等関係手数料令1A）。 一定額ではなく、申し立てた請求項数に応じて異なるので、注意が 必要である。なお、手数料の納付には特許印紙を用い、消印はしてはならない。』
情報提供が印紙代が不要であるのに対して、異議申立では、最低（異議申立をする請求項１つ）でも\18,900-必要となります。
また、特許事務所等に、書類作成と手続代行を依頼すると、先行技術調査手数料や書類作成及び提出手数料が必要となる場合があります。
３：「無効審判」
（出典・詳細）
・https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf
・https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-00.pdf
（概要）
『権利に瑕疵がある場合、権利者には不当な権利を与え、本来何人も当該発明等について実施、使用できるにもかかわらず、それを禁止することになり、産業の発達を妨げるなどの弊害を発生させることがある。このような場合には、その権利を無効とし、権利を初めから存在しなかった、又は後発的無効理由（特§123@七、実§37@六、平23附§19A旧実§37五、意§48@四、商§46@四等）に該当するに至った時から存在しなかったとさせる必要があるので、これに応じて設けられたものが無効審判制度である（特§123@、実§37@、平23附§19A旧実§37@、意§48@、商§46@、§68C）。』
無効審判は、例えば侵害者が警告を受けた際の対抗手段とする防衛的側面と、積極的にその特許権を存在しなかったものとする攻撃的側面とがありますが、本稿においては、自社の技術の実施の妨げとなる場合での攻撃的側面に絞って説明します。
例えば、出願中（公開公報）も、登録公報発行も、全く知らず、登録公報発行からしばらくして（つまり異議申立期間経過後）に知った場合、自発的に行える最後の手立てとなります。自発的とは、要するに警告等を受けたうえでの対抗手段として防衛的に無効審判を請求するという意味ではなく、邪魔だから潰す！という攻撃的に無効審判を請求するという意味です。
（１）無効審判の請求ができる時期
『設定登録後いつでも（権利の消滅後でも可能）』
特許権を対象としていますので、特許の設定登録後の案件は無効審判の対象となります。また、無効審判では、その対象とする特許権の消滅後でも、後発的理由によって特許権の存在しなかった期間を差し引いた残余期間において侵害の問題がある（あった）といった争いの事由がある限り請求することができます。ただし本稿では、現在において無効になっているのであれば将来的に自己の技術の実施については何ら障害とならないので、この「後発的理由に該当するに至ったときから存在しなくなった」という点の説明は割愛します。
（２）無効審判の請求ができる者
『利害関係人のみ』
情報提供が「何人でも（匿名可）」、異議申立も「何人でも（匿名不可）」、であるのに対して、無効審判は「利害関係人のみ（もちろん匿名不可）」ということで請求（手続者の）適格が厳密になっています。この理由は、情報提供と異議申立が、手続者から見て特許庁を相手にしているのに対し、無効審判が当事者を相手にするという違いによるものです。つまり、情報提供と異議申立は、特許庁に対して誰彼となく「（特許庁の審査が）おかしい！」と言うのに対して、無効審判は特許権者に対してその権利について利害関係のある者が「（貴方の権利は）おかしい！」と言うという違いがあります。
（３）無効理由
『@公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等）
A権利帰属に関する事由（冒認出願、共同出願違反）
B特許後の後発的事由（権利享有違反、条約違反）』
簡単に把握するとすれば、異議申立では公益的事由に限られていますが、無効審判ではさらに幅広く、発明の実体を離れて、権利帰属や後発的にその特許権が違反行為に該当することになってしまった、という理由が含まれます。実務上は、判り易く、権利帰属に問題があるときはその旨を理由として請求しますが、（断言できる証拠等が見当たらないような）時には、やはり新規性や進歩性、新規事項追加を請求理由とすることが多いような気がします。ちなみに個人的には、後発的理由により無効審判を請求したことも請求されたこともありません。
（４）審理方式
『原則口頭審理（書面審理も可）』
もうここまで来ると裁判に近いものがありますが、書面審理も行います。なんとなく、審査時から書面方式で来ているので、無効審判も、実際の実施品同士を見較べて説明するとか、審判官が釈明を要する場合には、必ず口頭審理が開かれます。それ以外の場合も、ほぼ口頭審理が開かれているようです。
（５）印紙代
『\49，500＋(請求した請求項の数×5，500）』
異議申立では、最低（異議申立をする請求項１つ）でも\18,900-必要となるのに対し、無効審判では最低（無効審判請求をする請求項１つ）でも\55,000-必要になります。
また、特許事務所等に、書類作成と手続代理を依頼すると、先行技術調査手数料や書類作成及び提出手数料が必要となる場合があります。
３：むすび
自社の技術の実施について、最も得策と言えば、出願をし、権利化を図ることですが、諸事情あって出願しない（しなかった）場合もあります。そうした場合であっても、自社の技術の実施について障害となる出願や権利を排除することができる制度を紹介しました（詳細は各制度で記した出典を参照下さい）。
出願―権利化という手続だけでない「どうしよう？」というご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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