溝上法律特許事務所＜大阪＞無効な登録商標の使用と権利濫用法理（モズライト商標をめぐる２つの裁判）

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	発行日：平成21年 7月発行NO：No23 発行：溝上法律特許事務所弁護士・弁理士　溝上哲也
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【4】論説～無効な登録商標の使用と権利濫用法理
（モズライト商標をめぐる２つの裁判）～

１事案の概要（一部事案を簡略化）
(1)   昭和４０年ころから、米国のモズライト社を通じて、「ＭＯＳＲＩＴＥ」商標等（以下「本件商標」）が付されたモズライト・ギターが日本に輸入・販売されていた。本件商標は、モズライト社により、日本においても商標登録されていたが、モズライト社は昭和４４年に倒産、再建を経て昭和４８年に再度倒産した。本件商標は、昭和５２年に期間満了により消滅し、昭和５４年にその登録が抹消された。

  なお、本件商標はモズライト・ギターを使用していたザ・ベンチャーズ、寺内タケシ、加山雄三等の影響で、モズライト・ギターの標章として、エレキギターを取り扱う業者やエレキギターの愛好家の間では、よく知られるようになっていた。
  Ａは、モズライト・ギターの製造に下請けとして関与していたが、昭和４３年ころから、モズライト・ギターの複製品であるエレキギターを本件商標を付して製造販売するようになり、また、昭和４７年にモズライト社とは無関係に本件商標の登録を出願したＡから商標登録出願権譲り受け、昭和５５年に登録された。

  一方、モズライト社の設立者であるセミー・モズレーは、モズライト社倒産後もモズライト・ギターの生産を続けていたところ、Ｂは、平成４年、セミー・モズレーが設立したユニファイド社からモズライト・ギターの輸入・販売を受ける契約を締結し、同年にセミー・モズレーが死亡し平成６年にユニファイド社が倒産後も、セミー・モズレーと無関係に本件商標を付したエレキギターを製造させ、輸入・販売するようになった。

(2) 第１事件
  このような状況のもとで、まず、平成１０年、ＡがＢに対し、Ｂが本件商標を付したエレキギターを輸入・販売する行為は、Ａが商標権を有する本件商標を侵害すると主張して、輸入販売等の差止め並びに侵害による損害の賠償を求めた。
  しかし、裁判所は、Ａの登録商標には商標法４条１項１０号が定める無効事由が存することが明らかであり、このような商標権に基づく請求は、権利の濫用であるとしてＡの請求を全て棄却した（東京地裁平成１３年９月２８日）。なお、控訴も棄却され、確定した（東京高裁平成１４年４月２５日）。
  さらに、Ｂは、Ａに対して商標登録の無効審判請求がなされ、審決取消訴訟を経て、指定商品中の楽器等についての登録を無効とする審決が確定している。

(3) 第２事件
  一方、Ｂも、平成１０年以降、本件商標の出願を行い、平成１５年、平成１８年に順次登録を受けた。そして、なお本件商標を付したエレキギターを製造・販売するＡに対し、本件商標の使用差止め等を求めた。
  しかし、裁判所は、Ｂの登録商標は、商標法４条１項１０号に該当し無効とされるべきものであるから、商標法３９条、特許法１０４条の３第１項に基づき、Ｂの登録商標に基づく権利行使は許されないとしてＢの請求を全て棄却した（東京地裁平成１９年１０月２５日）。なお、控訴も棄却され、確定した（知財高裁平成２０年８月２８日）。

２　考察
(1)   商標法４条１項１０号は「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録を受けることができないと定めている。
  しかるに、第１事件では、本件商標は、出願時及び登録時において、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギターであるモズライト・ギターを表示するものとして需要者に広く認識されていたものであるとして、登録商標に商標法４条１項１０号の定める無効事由があり、このような商標権に基づく差止め等の請求は権利濫用に当たると判示したものである。

  かかる権利濫用の抗弁は、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用にあたり許されない」旨判したキルビー事件最高裁判決（最高裁判所平成１２年４月１１日）を受けた、いわゆるキルビー抗弁と呼ばれるものである。
  そして、キルビー事件の判例法理を推し進めるものとして、平成１６年に、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」旨定める特許法１０４条の３が新設され、商標法３９条がこれを準用するとされた。

  第２事件においては、第１事件と同様に、本件商標は、Ｂの登録出願時、登録査定時及び現在に至るまでも、なお、セミー・モズレー及びその関連会社が製造販売したモズライト・ギターに関する商標として、その取引者及び需要者間において、周知著名であったとの事実を認定し、法律構成としては、商標法４条１項１０号に該当し、商標法３９条の準用する特許法１０４条の３第１項により、Ｂの権利行使が許されないとしている。
  すなわち、実質的には第１事件と第２事件は同一の理由により、Ａ、Ｂいずれの権利行使も許されないということになった。（なお、一定の無効理由に基づく商標登録の無効審判請求について、商標法４７条１項は「商標権の設定の登録の日から５年を経過した後は、請求することはできない」と規定しており、上記第１事件、第２事件でも、設定登録から５年経過している点が問題となったものの、同項に定める除外規定である「不正の目的で商標登録を受けた場合を除く」にいう不正競争の目的を認定して商標権者側の主張を退けている。）

(2)   では、新たに、無関係なＣが、本件商標を付して、エレキギターを自由に製造・販売できるのであろうか。
  上記結論からすると、本来の権利者の権利行使がなされない状況であり、かつ、ＡやＢも権利行使できない以上、Ｃは自由に本件商標を使用できそうである。第１事件の控訴審である東京高裁平成１４年４月２５日判決も、「その登録に無効事由が存在することが明らかな本件商標に基づき、Ａが、他人に対し、本件商標権の侵害を理由に、差止め請求権や損害賠償請求権を行使することは、いかなる場合であっても、権利の濫用に当たり許されないというべきである。仮に、Ｂが、Ａの主張どおり、モズライト・ギターの複製品を本物と偽って販売していることが真実であったとしても、そのことをもって、無効事由が存在することが明らかな本件商標権に基づく請求を許すべき根拠とはなり得ないというべきである。」と判示しており、かかる結論を示唆するものとも思える。

  しかし、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」（商標法１条）という商標法の目的に照らして、何人も自由に商標を使えるという状況に問題がないとも思えない。
  この点、知財高裁平成２０年８月２８日判決が、「殊に」「Ｂと同じように長年にわたってモズライト・ギターに類似するギター等を製造販売等してきた」Ａに対し、商標法３９条、特許法１０４条の３第１項に基づき、登録商標に基づく権利行使は許されないと判示していることが注目される。
  すなわち、Ｃが「長年にわたってモズライト・ギターに類似するギター等を製造販売等してきた」者でない場合、登録商標に無効事由があったとしても、Ｃに対する権利行使が許されると解することもできる。これは、いわば、キルビー抗弁ないしは商標法３９条の準用する特許法１０４条の３第１項の抗弁に対する、特段の事情ないし権利濫用の再抗弁と言いうるものである。

  そうすると、紛いなりにも商標登録を受けて使用し続けていれば、登録に上記のような無効事由があっても、新たに当該商標の使用を始めたような者に対しては権利行使が許されることになる。しかし、需要者の認識として、依然、当該商標が他人（本来の権利者）の信用に向けられているのであれば、やはり、それ以外の者による権利行使が許されるというのは違和感がある。商標の使用をする者の業務上の信用の維持や需要者の利益の保護を目的とする商標法の目的に照らせば、需要者の認識において当該商標がＡないしＢの商品等の信用に向けられているのか否かの観点から権利行使の可否を検討すべきであり、Ｃ側の事情は無関係というべきである。もし、商標登録に無効事由があっても、時間の経過により当該商標がＡないしＢの商品等の信用に向けられるに至ったような場合に、上記特段の事情ないし権利濫用の再抗弁が許されると考えられるのではないか。（なお、このような場合、商標登録の無効理由の治癒ともいえるが、商標法４条１項１０号の無効理由については治癒を否定する高裁判例がある（東京高裁平成１７年２月２４日）。）Ｃに対しては、本件商標の信用が向けられている者が、不正競争防止法等に基づいて差止請求等をなすべきであり、それはセミー・モズレーの相続人かも知れないし、場合によってはＡやＢかも知れないが、それらの者がＣの使用を容認するかどうかの問題のはずである。

（H21.7作成：　弁護士・弁理士　江村　一宏）

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